Hof van Justitie 5 september 2019

Op 5 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) zich uitgesproken over de draagwijdte van artikel 97, 5. van de Gemeenschapsmerkenverordening nr. 207/2009 (thans art. 125, 5. van de Uniemerkenverordening nr. 2017/1001) in een online context. Dit artikel bepaalt dat de rechterlijke instanties van de lidstaten waar een inbreuk op een merk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, internationaal bevoegd zijn om zich hierover uit te spreken.

De prejudiciële vraag had betrekking op een situatie waarbij de vermeende inbreukmaker gevestigd was en woonplaats had in Spanje, en inbreukmakende goederen adverteerde en te koop aanbood op een website die was gericht op consumenten uit een andere lidstaat, met name het Verenigd Koninkrijk. Het HvJ werd gevraagd (door de Court of Appeal of England and Wales) of de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk op grond van de Europese bevoegdheidsregels bevoegd waren om te oordelen over de online merkinbreuken.

De opinie van advocaat general Szpunar volgend, antwoordde het HvJ positief op deze vraag.

In zijn beslissing herinnert het HvJ vooreerst aan het principe dat de bevoegdheidsregels uit de Uniemerkenverordening een “lex specialis” vormen ten opzichte van de algemene regels uit de Brussel Ibis-Verordening (nr. 1215/2012). Vervolgens richt het zich tot artikel 97 van de Gemeenschapsmerkenverordening, dat twee alternatieve bevoegdheidsgronden bevat. Op basis van dit artikel kan immers worden gekozen om de verweerder, die zijn woonplaats of vestiging heeft in een lidstaat van de EU, te dagvaarden voor de rechtbanken van deze lidstaat (art. 97, 1.), dan wel voor de rechtbanken waar de merkinbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden (art. 97, 5.). Wanneer deze laatste bevoegdheidsgrond wordt gekozen, zal de nationale rechtbank evenwel enkel bevoegd zijn om te oordelen over inbreuken gepleegd op het grondgebied van de lidstaat waar de rechtbank gelegen is (art. 98, 2.).

Wat betreft dan de interpretatie van de term “lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” uit lid 5. van artikel 97 stelt het HvJ, met verwijzing naar het arrest Coty Germany (C-360/12), dat de bevoegdheid van de nationale rechtbank betrekking moet hebben op een actieve gedraging van de verweerder en dat die gedraging moet hebben plaatsgevonden op het grondgebied van die rechtbank. Vervolgens herneemt het uit zijn L'Oréal arrest (C-324/09) dat elektronische advertenties en verkoopaanbiedingen voor inbreukmakende goederen worden geacht verricht te zijn op het grondgebied van de consumenten tot wie deze handelingen werden gericht. Van zodra de inbreukmaker zich dus richt (“target”) tot het publiek van een bepaalde lidstaat, zullen de rechtbanken van deze lidstaat bevoegd zijn, ook al bevinden de inbreukmaker, de server van de website en de inbreukmakende goederen zich op het grondgebied van een andere lidstaat.

Een andere, meer restrictieve, betekenis geven aan de term “lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” zou er volgens het HvJ toe leiden dat het lid 5. van artikel 97 van de Gemeenschapsmerkenverordening elke betekenis zou verliezen als alternatief ten opzichte van de bevoegdheidsgrond uit het lid 1., met name de woonplaats/vestiging van de inbreukmaker.